В Украине проходит реформа интеллектуального права, направленная на борьбу с патентными троллями. Из-за лазеек в законодательстве злоумышленники пользовались возможностью зарегистрировать патент на дизайн того или иного известного, давно существующего на рынке товара, изделия или его составной части, а затем блокировали его импорт или производство с целью получить откуп от предпринимателя, сорвать или временно задержать поставку на таможенной границе, либо, в отдельных случаях – даже провести рейдерский захват компании.

Пробелы в законодательстве, делающие возможным патентный троллинг, власти решили устранить законом №815-ІХ, который президент подписал 14 августа. Им, в частности, внедряется административная и финансовая ответственность за регистрацию промышленного образца с противоправной целью, а также упрощается процедура обжалования: теперь столкнувшийся с троллингом предприниматель сможет обратится в уполномоченный орган – Апелляционную палату – и добиться досудебного исключения патента из реестра в течение трех месяцев.

Зеленский подписал два закона против патентных троллей

В то же время в результате реформы, и согласно вступающему в силу с ноября закону №703-IX, Апелляционная палата перейдет в подчинении создаваемому Национальному органу интеллектуальной собственности (НОИС) – государственной организации, которая возьмет на себя все регуляторные функции патентного права, ныне распределенные между госпредприятием Укрпатент (вероятно, на базе которого и будет создан НОИС) и Министерством экономического развития и торговли. Создания НОИС, как и прочих элементов реформы, требует от Украины Ассоциация с ЕС.

Эксперты считают, что принятые изменения действительно должны отнять у мошенников способ наживы, но в то же время отмечают, что в значительной степени реализация новелл закона будет зависеть от работы пока еще не созданного НОИС.

Патентные тролли и где они обитают

Патентные тролли – это физ- или юрлица, которые на свое имя зарегистрировали патент на промышленный образец, который, чаще всего, сами не производят и не импортируют, но который при этом является давно известным и повсеместно используемым изделием. Промышленный образец – это объект интеллектуальных прав, который определяется внешним видом и дизайном изделия, либо же его составной части.

Из-за декларативного характера процедуры регистрации патентов стать обладателем прав на промышленный образец стула, лампочки, фары или планшета известной компании мог любой желающий.

"Проще говоря, злоумышленник регистрирует на себя внешний вид известного продукта, произведенного другой компанией, вносит промобразец в таможенный реестр, а потом с помощью этого патента не дает ввозить этот товар на территорию Украины, или дает разрешение под условие оплаты. Это было возможно, так как в Украине не было эффективного механизма проверки этих промобразцов на предмет новизны", – объяснил UBR.ua глава комитета интеллектуальной собственности Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Александр Мамуня.

Конец патентным троллям. Насколько эффективен новый закон о защите торговых марок

Мамуня выделил несколько категорий "патентных троллей", встречавшихся в его практике и действующих в разных целях:

  • физлица-граждане Украины, которые имеют десятки зарегистрированных промышленных образцов известных объектов и используют их как средство обогащения;
  • предприятия, которые патентуют промышленный образец и регистрируют его на таможне с целью помешать своим конкурентам ввезти продукцию в период пиковых продаж. "Недобросовестный конкурент может зарегистрировать патент как самостоятельно, так и через фирму-прокладку", – отметил Мамуня.
  • рейдеры, которые на основании зарегистрированного патента возбуждают уголовное производство в отношении собственника бизнеса, который использует запатентованный промобразец.

Злоумышленники могут создать отдельную или несколько компаний специально для патентного троллинга "Такая компания может даже зарегистрирована на иностранного собственника, чтобы с ней было тяжелее судиться", – также заметил Александр Мамуня.

Управляющий партнер юридической компании Crane IP Law Firm Елена Полосьмак со своей стороны добавила, что тактика действия "троллей" также может отличаться. Например, после внесения сведений в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, тем самым заблокировав перемещение товара через границу, злоумышленник может выжидать, пока предпринимателю, против которого направлено действие, объявят на таможне о задержании его товара из-за подозрения о нарушении прав интеллектуальной собственности.

"Он должен или договариваться с таким лицом, чтобы товар пропустили, или идти в суд", – отметила Полосьмак. Другим вариантом тактики является подача иска с требованием компенсации и уничтожения товара добросовестного бизнеса, так как он якобы нарушает его права.

Александр Мамуня пояснил, что отличительной чертой украинских патентных троллей по сравнению с иностранными – из-за более слабого законодательства – является менее изощренный способ.

"На Западе это реально интеллектуальная работа, заключающаяся в системном поиске на рынке таких патентов и разработок академических деятелей, которые можно было бы купить дешево, а потом использовать для атаки на какой-то действительно большой бизнес. У нас же "троллинг" находится на очень примитивном уровне из-за пробелов в законодательстве. Сейчас мы пытаемся их устранить", – рассказывает эксперт.

Елена Полосьмак отметила, что таких троллей еще называют "сквоттерами".

"Они отслеживают новые технологии, заявки в других странах на патенты и ТМ, и "занимают" свободные названия, домены, описания продукции в стране, подавая заявки на регистрацию объекта ранее настоящего изобретателя или предприятия. И когда такая компания хочет выйти на рынок, сквоттер предлагает выкупить у него права на патент или ТМ. Именно такая разновидность "патентного троллинга" распространена в США", – рассказывает управляющий партнер Crane IP Law Firm.

Как закон защитит от троллинга

До принятия нового закона №815 охранноспособность промобразца определялась одним основным критерием – новизной. Именно на его основании можно было доказать отсутствие в зарегистрированном патенте уникальных свойств, защититься от претензий и добиться исключения патента из реестра.

В Украине появится новый госорган, отвечающий за интеллектуальную собственность

После его подписания к определяющим промобразец свойствам добавился "индивидуальный характер". Указывается, что промобразец имеет индивидуальный характер, если:

  • общее впечатление, которое он производит на информированного пользователя, отличается от общего впечатления, которое производит на такого пользователя любой другой промышленный образец;
  • если составная часть изделия остается видимой во время обычного использования.

Кроме того, отныне право на промышленный образец подтверждается свидетельством, а не патентом. Если указанная деталь в борьбе с "троллями", по сути, ничего не меняет, то главным механизмом защиты от мошенников стала возможность досудебной защиты через подачу опротестования в Апелляционную палату. Она обязана рассмотреть его в трехмесячный срок. Само заявление можно подавать на протяжение действие имущественных прав на зарегистрированный промобразец.

"Если компания, условно, Apple, увидит, что в Украине запатентовали планшет, который копирует внешний вид iPad`а, то Apple заметит это в патентном реестре, и напишет возражение в уполномоченный орган, почему такой патент выдавать нельзя", – разъясняет принцип Мамуня.

Глава комитета АПУ также отметил, что в ходе проведения реформы обсуждалась возможность внедрения экспертизы промобразцов на уровне уполномоченного органа перед регистрацией патента – однако такая процедура была признана слишком дорогостоящей и, кроме того, нецелесообразной с точки зрения затрачиваемого времени.

Сейчас промышленный образец выдается на 10 лет с правом его продления каждый раз на 5 лет (но суммарный срок действия не может превышать 25 лет), в то время как экспертиза, согласно практике, может занимать 1-1.5 года. Таким образом возможность третьей стороне мониторить вносимые патентные заявки и обжаловать их на этапе регистрации стала наиболее приемлемым вариантом защиты.

"Единственный нюанс состоит в том, что такой подход предполагает постоянный мониторинг правообладателем соответствующего украинского реестра: бизнес уделять внимание вопросам собственной интеллектуальной собственности", – пояснил Мамуня.

Обнародован рейтинг самых инновационных компаний мира

Между тем, новое законодательство предполагает, что приобретение права на промышленный образец, имеющий международную регистрацию, не требует дополнительного удостоверения свидетельством в Украине. Стоит отметить, что законом, в частности, вводится возможность выбора компенсации пострадавшей стороне в рамках спора на права на промышленный образец: убытки можно взыскать либо в судебном порядке, либо получить разовую денежную компенсацию в размере от 10 до 50 тыс. минимальных зарплат (до 236 млн грн).

"Кроме того, ранее были внесения изменения и в Таможенный кодекс, согласно которым промышленные образцы не могут вносить в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности", – заметила Елена Полосьмак.

Эффективность изменений будет зависеть от НОИС

С ноября регулировать патентное право в Украине будет пока не созданный Национальный орган интеллектуальной собственности, который будет подчинена Министерству экономического развития и торговли, и в состав которого войдет действующая сейчас в структуре МЭРТ Апелляционная палата.

"На сегодняшний день Укрпатент проводит экспертизу, а охранный документ – будь то свидетельство или патент, – выдает Министерство. Две эти функции будут объединены: тот, кто будет проводить экспертизу, тот же и будет выдавать охранные документы", – объясняет будущие отличия НОИС Мамуня.

Предполагается, что НОИС будет создан на базе Укрпатента, однако, поясняет Мамуня, исходя из принятого закона это далеко необязательно и сейчас сохраняется вероятность, что Укрпатент вовсе ликвидируют, а НОИС начнет формироваться с нуля.

Составляем бизнес-план. Что учесть и как просчитать

В то же время успех законодательных новшеств касательно борьбы с патентным троллингом во многом будет зависеть от того, насколько быстро будет создана и эффективно заработает НОИС, отмечает Мамуня. До этого момента в сфере управления интеллектуальным правом возможна неопределенность: "ведь для внедрения новых законов нужно также выписать множество подзаконных актов, определить порядок исполнения новых процедур и условий формирования новых органов, в том числе и Апелляционной палаты с ее новыми полномочиями", обосновывает представитель АПУ.

"Пока все в подвешенном состоянии: Укрпатент может быть ликвидирован, НОИС еще не создан, остается непонятной роль министерства в этом процессе", – выразил мнение Мамуня.

Елена Полосьмак также уверена, что чем выше у участников рынка будет доверие к НОИС и Апелляционной палате, тем активнее бизнес будет использовать этот функционал в борьбе с "патентными троллями". "Троллям станет просто невыгодно тратить средства на получение таких патентов", – говорит эксперт.

При этом она делает вывод, что полностью проблема не исчезнет даже при эффективной работе уполномоченных органов.

"Есть пример США, где при наличии хорошего законодательства и судебной системы, "патентные тролли" никуда не деваются и это высокодоходный бизнес. Поэтому пространство для не совсем добросовестного ведения бизнеса, и использования пробелов в законе будет всегда", – объяснила Полосьмак.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: патенты аферисты право регистрация дизайн импорт патентное право интеллектуальная собственность
Просмотров: 968